美国现行的商标法是1946年制定的《兰哈姆法》,该法以“使用在先”原则为核心。1988 年,美国《兰汉姆法》进行了修改,允许增加真诚使用意图的规定,可基于意向使用申请商标,并在商标核准后一定时间内进行正式的使用宣誓。

从这个规定来看,美国注册程序仅是对商标权利的一种确认,一方面审查有没有违反禁止性规定、有没有与在先已经注册的商标构成近似冲突,另一方面还要求商标要进行使用宣誓,基于商标的使用才可以获得保护。

从美国商标注册程序上来看,除已经使用(1a)、意图使用(1b)两处申请基础外,还有另外三种申请基础:以本国申请为基础(44d)、以本国注册为基础(44e)及马德里延伸申请(66a),这 3 种申请基础在申请时并不要求使用证据,是不是这种注册方式就不再要求使用了呢?

其实不是,美国商标注册后仍然有其他途径进行挑战,比如 2020 年出台的《商标现代化法案》中推出的两种单方撤销程序:单方删除(Ex Parte Expungement)与单方重审(Ex Parte Reexamination),这两种程序都对商标在指定商品/服务上的商业使用进行了要求;比如美国无效程序中,也可以基于商标未真实使用连续三年未使用已被放弃等理由发起挑战。这些程序,都在强化一个事实:就是美国商标注册只是一种形式,只有真正在美国进行商业性使用,才可以真正获得保护,这体现了通过使用商标推动市场繁荣的一种立法精神。

今天分享一个美国商标异议案例,从该异议案例也可以说明美国商标使用主义的立法本义,以及实务中基于使用主义而需要注意的一些事项。

案情回顾

异议审查编号: Opposition No. 91272712

申请人: Hotberry LLC申请了 “HOTBERRY”(标准字体)商标在42类“(信息技术系统的规划、设计和管理)planning, design and management of information technology systems”商品上。

申请基础:实际使用(1a),世界上最早使用日期2014-1-1,美国最早使用日期2020-7-1。

异议人BlackBerry Limited(黑莓公司)提出异议,基于:

  1. Priority and likelihood of confusion Trademark Act Section 2(d) 在先商标近似
  2. Dilution by blurring Trademark Act Sections 2 and 43(c) 淡化权利人商标
  3. False suggestion of a connection with persons, Trademark Act Section 2(a) living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or brings them into contempt, or disrepute 虚假暗示,影响声誉

案情审理时间线:

  • 2021-11-03:发起商标异议
  • 2021-11-26:申请人进行异议答辩(注意,如不答辩,直接判定异议胜诉)
  • 期间:在异议人的动议下,不断延期提交证据披露。双方证据披露会上,异议人准备十分充分,不断地向申请人提出问题,包括职业背景、经营情况等,基本没有给申请人太多提问的机会。证据披露持续到 2023 年 7 月。
  • 2023-07-09:异议人在此前披露会上发现了申请人的破绽,直接申请修订异议理由为:nonuse of the opposed mark in connection with the services recited in the Application in commerce,基于商标未使用,此前提交的使用证据为虚假证据。
  • 简易程序:由于抓住了这个破绽,申请人的使用证据虚假,官方也认可异议人提出的动议,而申请人在此时并未提出关键性证据来反驳,进而导致官方审查认为可以启动简易审查程序。在 2023 年 9 月、10 月和 11 月双方进行交换证据后,并进入官方的正式审查中。
  • 2023-11-13:异议人最后一次提交证据
  • 2024-01-30:官方进行了裁定。由于申请人承认黑莓商标很知名,且早于申请人申请;简易动议的主题是关于未使用,因此官方仅对未使用进行裁定,其他异议理由不考虑;申请人提交的证据与申请的服务无关。没有证据能证明在对应服务上在商标申请日期之前已使用,因此被认定为未使用。

在这个美国商标异议案例中,我们可以得出以下经验总结:

第一、异议理由经官方同意后可修改,本案异议人非常擅于利用美国商标异议程序特点,给申请人制造麻烦。

第二、由于申请人是按实际使用提交,因此他的证据必须是申请日期之前。所以商标申请时,正确填写”实际使用”还是“意向使用”,最早使用日期是非常重要的,不能乱填。

第三、虽然有多个异议理由,但着重于某一个理由时,其他理由不考虑,也不需要提供相应证据。

由于美国采取的商标使用主义的保护制度,在异议案件中,可以直接以虚假使用声明或从未使用提出异议程序,不像其他注册主义的国家,需要在注册后一定时间条件下才可以启动撤销程序。

美国商标的这种特点,使得美国商标其实一直处于不稳定的权利状态,需要在商业使用中获得更全面的保护。

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