案情概况
判决时间：2023年7月21日
国家/地区：香港
诉争事项：异议
诉争商标信息：
异议理由
一、《商标条例》第12(5)(a)条：
在符合第(6)款的规定下，如任何商标在香港的使用可 ——
(a)凭借保护在营商过程或业务运作中所使用的未经注册商标或其他标志的任何法律规则(尤其是凭借关于假冒的法律)而予以阻止，
则该商标不得注册或在上述可予以阻止的范围内不得注册，而任何因此而有权阻止使用某商标的人，在本条例中就该商标而言，称为一项在先权利的拥有人。
二、《商标条例》第12(4)条：
在符合第(6)款的规定下，任何与某在先商标相同或相类似的商标(在后商标)，在以下情况下或在符合以下情况的范围内，不得注册 ——
(a)该在先商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护；及
(b)在无适当因由的情况下使用该在后商标，会对该在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。
裁定结果
本案异议人主张其是全球知名的定位系统设备制造及供应商，是一系列以“VIVO”一词为首的商标的拥有人，若申请商标获准注册，公众将会产生混淆，误以为申请人的产品属异议人“VIVO”系列的产品，亦可能会构成假冒及对异议人商标显着特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。知识产权署仅依据异议理由一判定异议人的异议成立。具体决定如下：
知识产权署首先提出本案关键是需要确定异议人是否拥有在先权利，可在相关日期凭借关于假冒的法律，阻止涉讼商标在香港为识别申请人的涉讼货品与其他企业的货品而作正常及公平的使用。为此，知识产权署特意引用终审法院在其他案例中提出的以下三个问题来对本案异议人的控诉进行详细论述：
（1）原告人的货品或服务已在市场上取得商誉或声誉，并以具识别性的特征为人所知；
（2）被告人的陈述有失实之处（不论是否蓄意），导致或相当可能导致公众相信被告人提供的货品或服务是原告人的货品或服务；及
（3）原告人因被告人的失实陈述所引起的错误信念而已蒙受或相当可能会蒙受损害。
一、商誉
异议人必须证明，在相关日期当天，异议人的产品已在市场上取得商誉或声誉，并以具识别性的特征为人所知。此外，申请人的行为在开始时的情况亦须列入考虑范围。如申请人在相关日期前已在香港使用涉讼商标，则亦须考虑其在香港最先使用诉争商标时的情况。知识产权署认为申请人在本案中提交的证据不足以证明申请人于相关日期前在香港实际使用诉争商标，因为申请人提供的使用证据最早都是2017年的。
而异议人提交的各项证物中可见，异议人由2014年1月起至相关日期（即2016年6月6日）的期间，在香港持续并广泛地推广及销售载有多款异议人VIVO系列商标的运动手环、活动及健身追踪器和智能手表。异议人的“VIVOFIT”、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”商标均于相关日期前在香港流通的杂志和报纸上大量地出现，或在异议人为香港消费者设立的Facebook专页中推广，而异议人以“VIVOFIT”、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”销售的产品于这段期间在香港市场上的销售亦可在销售发票副本中印证出来。审视过异议人提交的所有证据，知识产权署认为异议人以“VIVOFIT”、、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”商标为人所知的运动手环、活动及健身追踪器和智能手表于相关日期当天已在香港市场上取得商誉。然而，考虑到只有零星证据支持“VIVOMOVE”商标于相关日期前在香港获得使用，知识产权署不认为异议人的“VIVOMOVE”产品于相关日期当天已在香港市场上取得商誉。
二、失实陈述
就第（2）个问题而言，知识产权署须考虑申请人的陈述是否导致或相当可能导致公众相信申请人提供的产品是异议人的产品。本案需要考虑申请商标与异议人在香港已获得商誉的“VIVOFIT”、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”商标是否存在近似混淆可能性。
异议人认为申请人的诉争商标与其商标“VIVOFIT”、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”是高度相似的。视觉上，诉争商标和异议人的商标都包含英文字母“VIVO”，由于消费者的注意力通常会被文字开首部分所吸引，有关商标的相似度因而增加。听觉上，诉争商标和异议人的商标非常相似，因为各商标都有共同元素“VIVO”，而且商标的第一个读音及音调完全一样。概念上，由于异议人商标中的“FIT”、“ACTIVE”和“SMART”均带有丰厚的描述色彩，有关商标会给予大众的概念是“VIVO”，这与涉讼商标一样。且异议人为支持己方观点，特意引用了其在其他国家/地区异议申请人商标的判决，包括英国和欧盟，均判定双方商标高度相似。
知识产权署则再次从商标本身和商品两个方面对双方的商标进行了综合判定，认为诉争商标与异议人的“VIVOFIT”、“VIVOSMART”和“VIVOACTIVE”商标有一定程度的相似，加上申请人与异议人的经营范围的重叠等因素，因此认为一般消费者看到附有诉争商标的产品时，相当可能会误以为申请人提供的产品是源自异议人的。因此，知识产权署认为「失实陈述」这项要素得以确立。
三、损害
由于申请人就诉争产品使用诉争商标会构成失实陈述，相当可能会导致公众误以为申请人提供的产品是异议人的，因此知识产权署认为申请人使用诉争商标相当可能会导致异议人蒙受损害，是一个合理及可预见的后果。
综合以上各点，知识产权署认为所有有关假冒诉讼的要素都存在。因此，异议人拥有在先权利，可在相关日期当天，凭借关于假冒的法律，阻止涉讼商标在香港就诉争产品作正常及公平的使用，异议人根据《商标条例》第12（5）（a）条提出的异议成立，诉争商标不予注册。
案例启示
1、本案中VIVO提供的使用证据不足以证明其在申请日期之前已经在香港投入使用并获得了一定的知名度，这是本案异议失败的关键性因素。
2、香港商标采用使用原则，本案很好地呈现了异议人如何以其在港的使用在先并有一定知名度的商标来异议在后申请的商标。虽然异议人并未在香港申请相关商标，但有实际在使用且能提供使用证据来佐证商标的使用和知名度，也是可以成功异议掉在后申请的相似商标。
3、香港异议法律程序的规则及流程总结如下：
- 1）、提出异议：公告期3个月内提出异议申请并提交详细的异议理由；
- 2）、异议答辩：申请人在收到异议通知后3个月内提出反陈述抗辩，如未在规定时限内提出，则默认放弃申请；
- 3）、异议人提交证据：收到申请人提交的反陈述后6个月内提交支持异议的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如异议人未在规定时限内提交，则默认放弃异议申请；
- 4）、申请人提交证据：收到异议人提交的异议证据后6个月内提交支持申请的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如申请人未在规定时限内提交，异议程序会继续，不会默认放弃申请；
- 5）、证据回应（可选程序）：任何一方可随时向处长申请提交进一步的证据。如一方获得许可，另一方通常也会获准提交严格回应的进一步证据。异议人有权作为提交证据的最后一人；
- 6）、聆讯：在提交证据完毕后，处长主动为聆讯定出时间、日期及地点，并把聆讯详情通知各方；
- 7）、异议裁定。
